Veel bedrijven gebruiken andermans intellectuele eigendom (“IE”) – zoals software, data, content, technologie of (web)design – en doen dat op basis van een licentie. Het belang van licenties is in de huidige netwerkeconomie niet te onderschatten. Met name in economisch zware tijden rijst dan de vraag of licenties wel standhouden bij een faillissement van de licentiegever.
Het goede nieuws is dat dit in beginsel zo is, maar dat spreekt helaas niet vanzelf. Er is dus (huis)werk aan de winkel voor de licentienemer.
Staat de licentie op schrift?
Hoewel een mondelinge licentie rechtsgeldig is, spreekt het voor zich dat goed ondernemerschap vereist dat de licentie schriftelijk is vastgelegd, zodat het bestaan en de inhoud daarvan duidelijk is. Stap 1 is dus inventariseren welke licenties voor de bedrijfsvoering cruciaal zijn en checken of deze op schrift staan.
Eindigt een licentie door faillissement van de licentiegever?
Vaak wordt gedacht dat bij een faillissement bestaande contracten niet langer geldig zijn. Dat is niet het geval. De hoofdregel is dat bestaande licenties niet eindigen door het faillissement van de licentiegever. De curator kan die niet beëindigen. Dit ligt echter anders wanneer de licentieovereenkomst zelf anders bepaalt.
Wat zegt de (schriftelijke) licentie?
Veel contracten bevatten als standaardbepaling dat ze eindigen of beëindigd kunnen worden bij een faillissement van één van de partijen. Wanneer dat het geval is, kan de curator van de licentiegever zich daarop beroepen en staat de licentienemer alsnog met lege handen. Stap 2 is dus dat bestaande licenties op dergelijke clausules gecheckt moeten worden en dat die clausules zo mogelijk heronderhandeld moeten worden. Stap 3 is dat dergelijke clausules in toekomstige contracten vermeden moeten worden.
Is de licentie ingeschreven in een IE-register?
Octrooien, merken, modellen en kwekersrechten zijn voor hun bestaan afhankelijk van inschrijving in een register. Voor die IE-rechten geldt ook de regel dat een licentie alleen tegen een derde kan worden ingeroepen als die licentie in dat register is ingeschreven. Zo’n ‘derde’ kan de curator zijn, maar ook degene die de IE-rechten van de curator uit het faillissement koopt. Stap 4 is dus dergelijke licenties in te schrijven in de relevante registers. Voor IE-rechten waar geen registerinschrijving voor nodig is geldt deze regel niet. Dat betreft met name auteursrechten en databankrechten, maar ook handelsnaamrechten (die weliswaar in het handelsregister worden ingeschreven maar voor hun bestaan daar niet van afhankelijk zijn).
Ziet de licentie ook op verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen?
Wanneer de licentie bepaalt dat de licentienemer automatisch recht heeft op na het sluiten van het contract ontstane nieuwe of verbeterde producten – zoals software updates, databestanden, verbeterde technologieën en nieuwe IE-rechten – vallen die ook na het faillissement onder de licentie. Dat geldt echter alleen wanneer dit een automatisme is en geen optie voor de licentiegever. Stap 5 is dus dat licenties op automatische uitbreidingen gecheckt moeten worden.
Aanvullende dienstverlening licentiegever?
Soms is de licentienemer ook afhankelijk van aanvullende diensten van de licentiegever, zoals onderhoud van software of training van medewerkers. Dergelijke diensten kan de curator weigeren en in dat geval is het van belang dat de licentienemer dan fysiek toegang heeft tot in escrow opgeslagen software broncodes, trainingsmateriaal of bedrijfsgeheimen, zodat de curator daarvoor niet nodig is. Stap 6 is dus nagaan of dergelijke escrow-voorzieningen overeengekomen zijn en met name ook checken of de meeste actuele gegevens zijn opgeslagen.
Faillissementscheck voor de licentienemer:
Wat zijn de belangrijke licenties en staan deze op schrift?
Check of de licentie bepaalt dat beëindigd kan worden bij faillissement van de licentiegever? Zo ja, dan zo mogelijk heronderhandelen.
Sluit geen licentiecontracten die bepalen dat ze al beëindigd kunnen worden bij faillissement van de licentiegever.
Schrijf licenties voor octrooien, merken, modellen en kwekersrechten in die registers in.
Check of uitbreidingen en verbeteringen automatisch onder de licentie vallen.
Check of er escrow-voorzieningen om de feitelijke toegang tot broncodes, handleidingen en bedrijfsgeheimen veilig te stellen en check of deze bijgewerkt zijn.
Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten.